商標使用許可合同糾紛

發(fā)布日期：2013-01-09 作者：110網(wǎng)律師

《商標法》第40條規(guī)定：“商標使用許可合同應當報商標局備案”，最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》 (以下簡稱司法解釋)第19條規(guī)定：“商標使用許可合同未在商標局備案的，不得對抗善意第三人”，肯定了注冊商標使用許可合同的備案具有對抗力的法律意義。但其確切含義如何，目前沒有一致意見，司法實踐中也存在不同的理解：有觀點認為在前后兩個商標獨占許可合同(前者未備案，后者已備案)的狀況下，兩個被許可人均有權(quán)使用系爭商標，都不能阻止對方使用。本文認為這一觀點值得商榷，并借此機會闡述筆者對注冊商標使用許可合同備案對抗力的粗淺認識。知識產(chǎn)權(quán)是以“權(quán)利為標的”的“物權(quán)”，“物權(quán)法的基本原則，對于知識產(chǎn)權(quán)應當具有直接的指導作用，乃至于應當允許在一定條件下，物權(quán)法的具體規(guī)范得準用于知識產(chǎn)權(quán)”。鑒于此，本文應用物權(quán)公示的對抗要件主義理論對此問題予以探討。
    一、注冊商標使用許可合同備案的對抗力
    物權(quán)公示的對抗要件主義，指“在物權(quán)變動過程中，非經(jīng)登記不得對抗善意第三人，但在雙方當事人之間仍可依其意思表示的效力，這種立法主義完全按照當事人的意思表示來決定物權(quán)變動的效力，從而將公示問題與物權(quán)變動本身分開，故又稱為意思主義立法例。”“登記的對抗力，在意思主義的物權(quán)變動模式下其作用最為突出，物權(quán)變動的法律效果，僅僅依據(jù)當事人的債權(quán)合同就可發(fā)生，登記并不具有形成力，而僅僅為將物權(quán)變動之事實昭然于外的手段，經(jīng)由登記，即可將與一定的物權(quán)變動原因相對獨立的物權(quán)變動公示出來，只要沒有公示，就可以認為沒有對立的物權(quán)存在。”
    由于我國立法并未明確物權(quán)變動理論，并且一般來說，“契約僅在締約當事人之間發(fā)生效力”，商標使用許可合同的被許可人原則上僅享有一項單純的債權(quán)。但正如房屋租賃之于房屋所有權(quán)，商標許可使用事實上為其商標專用權(quán)設定了一定負擔，《商標法》和司法解釋有關(guān)商標使用許可合同備案的規(guī)定，使商標使用許可“債權(quán)物權(quán)化”，平衡了許可人(商標注冊人)、被許可人和第三人之間的利益。這樣，在單行法層面探討商標使用許可合同備案的對抗力就有了法律和現(xiàn)實基礎.
    本文認為，所謂注冊商標使用許可合同備案的對抗力是指許可人和被許可人可以通過合同設定商標使用許可的權(quán)利和義務，合同的效力并不受備案因素所影響，但未經(jīng)備案不得對抗善意第三人。這包含兩方面的意思：一、是否備案并不影。向商標使用許可合同的效力，未經(jīng)備案的商標使用許可法律關(guān)系，在許可人和被許可人之間業(yè)已完全有效成立，司法解釋第19條“商標使用許可合同未經(jīng)備案的，不影響該許可合同的效力”的規(guī)定也證實了這一點。二、未經(jīng)備案，不得對抗善意第三人，即未經(jīng)備案的許可雙方當事人不得對善意第三入主張商標使用許可的效力；未經(jīng)備案，不能對抗的法律效果，必須有善意第三人出現(xiàn)并經(jīng)該第三人主張時才發(fā)生對抗力的問題；善意第三人如愿意放棄自己的利益，仍可承認未經(jīng)備案的商標使用許可的效力，因為法律之所以規(guī)定不得對抗善意第三人，系為保護善意第三人的利益，只要此放棄系其真實的意思表示，法律自無不許之理。
    值得注意的是，商標使用許可合同備案制度并不在于解決商標使用許可合同是否真實存在的問題，而在于解決因商標使用許可而引起的紛爭。行政機關(guān)或法院的工作內(nèi)容，就是對發(fā)生爭議的不同權(quán)利的當事人中誰應受益的問題依法予以判斷。至于商標使用許可合同真實性問題，則應當按照《民法通則》和《合同法》等有關(guān)民事行為和合同的效力規(guī)則予以處理，并不在本文所要探討問題的范圍之列。
    二、未經(jīng)備案，不能對抗的善意第三人范圍
    “未經(jīng)備案，不能對抗的善意第三人”中的第三人并非一切交易關(guān)系之外的第三人，其范圍應當有所限制。具體而言，應當具備以下三個條件：
    第一須為系爭商標的權(quán)利人。其應為對系爭商標享有某種權(quán)利，對系爭商標不享有權(quán)利的第三人屬于未經(jīng)備案即可對抗的第三人。
    第二須為與未備案的商標被許可人權(quán)利相沖突的第三人。其為該未備案商標使用許可合同當事人之外的第三人，但其擁有與未備案的商標被許可人權(quán)利相沖突的權(quán)利。權(quán)利沖突，就無須對抗。
    第三須為善意第三人。善意為“概括條款，應斟酌商業(yè)道德及自由競爭原則及其他情事，就個案子以具體化”。
    未經(jīng)備案，不能對抗的善意第三人包括：
    (一)商標專用權(quán)或質(zhì)押權(quán)取得人
    此處的商標專用權(quán)或質(zhì)押權(quán)取得人是指在同一注冊商標上通過商標轉(zhuǎn)讓或移轉(zhuǎn)取得商標專用權(quán)或者通過辦理商標專用權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)取得商標質(zhì)押權(quán)的第三人。
    1、商標受讓人。例如就甲所有的商標，乙與甲簽訂商標使用許可合同但未辦理備案手續(xù)，之后丙與甲達成轉(zhuǎn)讓該商標的合意，到商標局辦理相關(guān)手續(xù)并完成轉(zhuǎn)讓公告，乙不能以其在先的商標許可對抗丙。
    至于乙與甲簽訂的商標使用許可合同效力問題，司法解釋第20條規(guī)定：“注冊商標的轉(zhuǎn)讓不影響轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)生效的商標使用許可合同的效力，但商標使用許可合同另有約定的除外”。那么是否可以認為乙可依該合同繼續(xù)使用系爭商標呢?有觀點認為：“轉(zhuǎn)讓注冊商標不影響未備案的在先商標使用許可合同的效力，在許可合同約定期間，轉(zhuǎn)讓注冊商標的，被許可人可以繼續(xù)使用該商標。”
    本文認為不能這樣理解，首先根據(jù)債的相對性的法理，該合同僅僅在甲乙之間有效，而不能擴及合同之外的丙。其次從保障交易安全的角度來看，丙轉(zhuǎn)讓時該商標沒有許可使用的備案紀錄，就應當視為沒有商標許可；相反，如果丙完成交易后不時有人出來主張其未備案的許可合同的權(quán)利并且受到法律保障的話，這種假設將成為交易的巨大威脅，理性的丙將不得不選擇放棄交易，丙的選擇就是整個社會的選擇，那么商標轉(zhuǎn)讓等流轉(zhuǎn)功能將徹底喪失；再次，乙根據(jù)商標許可使用合同取得的權(quán)利是債權(quán)，而丙通過商標轉(zhuǎn)讓取得的是商標專用權(quán) (物權(quán))，債權(quán)不能對抗物權(quán)；最后，自商標轉(zhuǎn)讓公告之日起，丙享有該商標的專用權(quán)，乙繼續(xù)使用系爭商標就失去了法律基礎。司法解釋第20條的本意應是通過確認在先的許可合同有效性來保護乙的合法利益，鼓勵乙向甲主張違約責任，并且自商標轉(zhuǎn)讓公告之日起，乙未經(jīng)丙同意不得繼續(xù)使用該商標。
    2、商標移轉(zhuǎn)繼受人。例如就甲所有的商標，乙與甲簽訂商標使用許可合同但未辦理備案手續(xù)，之后丙通過拍賣等商標移轉(zhuǎn)途徑并到商標局辦理商標移轉(zhuǎn)手續(xù)取得系爭商標專用權(quán)，乙不能以其在先的商標許可對抗丙。
    作為例外的，情形，法國判例認為，如果丙為甲的概括繼承人，必須對甲的行為予以尊重，對乙負有追奪擔保責任，保證其不受追索。
    3、商標質(zhì)權(quán)人。例如就甲所有的商標，乙與甲簽訂商標使用許可合同但未辦理備案手續(xù)，之后丙依法到商標局辦理該商標的質(zhì)押登記手續(xù)，乙不能以其在先的商標許可對抗丙。

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